Lo Studio Legale Alfani è Partner della rete Flexx Company – Lo studio nasce a Monza nel 2003 ad opera della sua fondatrice l’Avv. Antonella Alfani, ed esercita da oltre 16 anni principalmente nelle provincie di Monza e Milano.

Speciale Dossier: Il Marchio d’Impresa – a cura dello Studio Legale Alfani

Il marchio è un “segno” che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli di altre imprese.

FONTI NORMATIVE

Codice della Proprietà Industriale (CPI) – art. 7: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni rappresentabili, in particolare: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche”.

Regolamento n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea – art. 4: “Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

 TIPOLOGIE DI MARCHIO:

  • denominativo se consiste in una dicitura digitata su una tastiera, priva di caratteri personalizzati, di colori, di grafica e/o logo. Il marchio denominativo tutela la scritta, non il suo aspetto esteriore.
  • figurativo se possiede un logo/immagine e/o una grafica personalizzata e/o dei caratteri personalizzati o di fantasia e/o dei colori. Un marchio figurativo tutela sia le parole utilizzate che l’aspetto esteriore
  • marchio tridimensionale se costituito dalla forma o dall’aspetto del prodotto o parte di esso o della sua confezione (i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso…)
  • marchio di colore se costituito esclusivamente da un colore o da una combinazione di colori
  • marchio sonoro se costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni  
  • marchio multimediale se costituito dalla combinazione di immagine e di suono
  • marchio individuale, se ha la funzione di contraddistinguere i singoli prodotti o servizi;
  • marchio collettivo e marchio di certificazione, se ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità dei singoli prodotti o servizi.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE REGISTRARE UN MARCHIO?

Con la registrazione si riconosce, innanzitutto, il diritto del titolare all’uso esclusivo del marchio, nonché il diritto di impedire l’utilizzo non autorizzato da parte di terzi di un marchio identico o simile al proprio marchio o prodotto. Inoltre, si garantisce la tutela negli accordi di licenza, franchising, contratti di produzione/distribuzione, l’utilizzo legale del simbolo ® dopo la registrazione del marchio. Oltre al riconoscimento di altri importanti diritti, la registrazione del marchio consente anche un aumento del valore economico dello stesso.

Il marchio per poter essere protetto attraverso la registrazione deve presentare alcune caratteristiche ben precise, definite dalla legge:

1) Novità

Un marchio è registrabile se non è simile o identico ad uno già depositato, cioè già registrato nello Stato o negli Stati in cui si intende registrare il proprio marchio, per la stessa classe merceologica, cioè per prodotti o servizi dello stesso settore o di settori affini. 

La maggior parte degli Uffici Brevetti e Marchi nazionali ed internazionali non verificano che il marchio sottoposto al loro esame sia simile o identico ad un marchio già registrato. Dunque è possibile ottenere la registrazione per un marchio che in realtà viola un diritto altrui e che sarebbe nullo a seguito della richiesta del titolare del marchio anteriore. Per evitare questo rischio è bene effettuare la c.d. ricerca di anteriorità. 
Essa non è obbligatoria per legge e non conferisce garanzie assolute, tuttavia limita sensibilmente il rischio di subire azioni legali a carattere civile o penale.

La ricerca può essere svolta con tre modalità:

  • in maniera autonoma e gratuita sulle banche dati dei marchi pubblicate on-line
  • tramite il Servizio di prima assistenza anteriorità offerto dalla Camera di commercio
  • rivolgendosi ad esperti qualificati presso studi professionali

2) Liceità

Il marchio non deve essere offensivo, contenere segni contrari alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico, né violare il diritto di autore. Allo stesso modo, non deve contenere lo pseudonimo o il nome di un’altra persona senza averne richiesto il consenso, né rappresentare stemmi, ritratti o segni protetti da convenzioni.

3) Distintivo

Il marchio deve avere capacità distintiva e quindi distinguere immediatamente il prodotto o il servizio di un’azienda da quelli dei suoi concorrenti. Più il marchio è originale e slegato da ciò che rappresenta, più è forte e quindi distintivo, e di conseguenza sarà più difficile da imitare.

Al contrario, i marchi che contengono espressioni usate comunemente nel commercio (top, super, extra…) o che possono in qualche modo richiamare il prodotto o il servizio rappresentato, una sua qualità o caratteristica sono nulli, cioè non registrabili. Alcuni segni di questo tipo possono anche essere accettati dall’Ufficio ma sono considerati deboli e quindi facili da imitare. 

4) Non deve essere ingannevole 

Il marchio non può contenere segni che possono trarre in inganno i consumatori su qualità, natura, provenienza geografica del prodotto o servizio. 

Un marchio non può essere protetto in astratto, ma solo per i prodotti e/o servizi per i quali si intende utilizzarlo, ed è una protezione territoriale, ossia limitata all’ambito geografico prescelto (nazionale, internazionale o europeo).
La scelta dei prodotti e dei servizi deve essere fatta in fase di domanda, facendo riferimento alla “Classificazione di Nizza“.

 La Classificazione di Nizza è un sistema di classificazione, adottato a livello internazionale, che permette di suddividere migliaia di tipologie di prodotti e servizi in un totale di 45 classi.
Le classi dal numero 1 al 34 comprendono i prodotti, mentre le classi da 35 a 45 fanno riferimento alle offerte di servizi.
Ogni cinque anni viene pubblicata una nuova edizione che continua ad essere aggiornata con regolarità in base alle esigenze del mercato e degli utenti.

CHI PUO’ REGISTRARE UN MARCHIO?

Come stabilito dall’articolo 2569 del codice civile, ogni imprenditore ha diritto di avvalersi in modo esclusivo del marchio.

L’articolo 19 del Codice della proprietà industriale dispone: “Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”.  

La norma sembra riferirsi esclusivamente a chi è imprenditore o si adopera per diventarlo, in realtà è rivolta a chiunque purché il marchio venga registrato per essere utilizzato come tale e non per altri scopi.

COME AVVIENE IL DEPOSITO DEL MARCHIO?

La modalità di deposito di un marchio è differente a seconda del paese o dei paesi d’interesse dove utilizzare e proteggere il marchi:

a) Marchio nazionale

Il marchio nazionale è valido solo nello Stato in cui viene effettuato il deposito e viene gestito dall’Ufficio nazionale competente.
In Italia il deposito è gestito dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe).

La domanda può essere presentata in modalità telematica direttamente sul sito dell’UIBM con un dispositivo di firma digitale altrimenti in modalità cartacea tramite gli sportelli di una qualsiasi Camera di commercio.
In questa fase il marchio viene analizzato per verificare che abbia i requisiti di legge necessari per la registrazione. Se non li rispetta, la domanda viene respinta, altrimenti si passa alla fase successiva della pubblicazione. La domanda viene poi pubblicata sull’apposito bollettino per dare la possibilità a chi ha un marchio anteriore simile o identico di fare opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione, ed impedire così che il marchio venga registrato. Se nessuno agisce o se l’opposizione viene respinta, l’Ufficio rilascia il certificato di registrazione al titolare del marchio

b) Marchio dell’Unione Europea

Il marchio dell’Unione Europea consente la protezione del marchio in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea attraverso un’unica domanda. 
La procedura di registrazione è gestita esclusivamente per via telematica dalla EUIPO – Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, con sede ad Alicante (Spagna).
Per depositare un marchio UE non è necessario aver depositato precedentemente identico marchio nazionale

c) Marchio Internazionale

Il marchio internazionale consente la protezione del marchio in uno o più degli Stati facenti parte dell’Unione di Madrid (Stati aderenti a due trattati: Accordo di Madrid e Protocollo relativo all’Accordo di Madrid).
La procedura di registrazione è gestita dalla WIPO – World Intellectual Property Organization, con sede a Ginevra.
Per depositare un marchio internazionale è indispensabile aver depositato precedentemente identico marchio nazionale o dell’Unione Europea.
Successivamente al deposito è possibile estendere la protezione del marchio internazionale in ulteriori Stati dell’Unione di Madrid tramite la  domanda di estensione territoriale.
Sia la domanda di registrazione che ogni successivo deposito del marchio internazionale (estensioni territoriali, modifiche, rinnovo…) devono essere presentati presso l’ufficio nazionale dello Stato in cui è stato depositato il marchio nazionale o tramite l’EUIPO nel caso di marchio dell’Unione Europea. Questi provvederanno ad inoltrare le domande alla WIPO.

La protezione del marchio nei Paesi non aderenti all’Unione di Madrid può essere ottenuta attraverso una serie di depositi nazionali presso ogni Paese di interesse, seguendo la procedura prevista da ogni singolo Ufficio nazionale, nella lingua prescritta e pagando le relative tasse.

DURATA E RINNOVO DEL MARCHIO REGISTRATO

In Italia e in Europa, i diritti esclusivi sul marchio vengono riconosciuti dalla data di deposito della prima domanda di registrazione e il titolare può goderne per 10 anni. Dopodiché deve rinnovare la registrazione, presentando una nuova domanda e proteggere il suo marchio per altri 10 anni, e così via.

Tuttavia, a livello nazionale ed internazionale, per poter mantenere i diritti esclusivi, il titolare del marchio deve utilizzarlo entro 5 anni dalla data della registrazione, pena la decadenza. Una volta decaduto, altri hanno la possibilità di registrare lo stesso marchio. 

E SE NON REGISTRI IL MARCHIO?

La registrazione del marchio non è obbligatoria, ma è molto rischioso utilizzarlo senza che sia stato registrato. Tra le conseguenze:

  • utilizzo del proprio marchio da parte di terzi, i quali incorrono nel rischio di contraffazione;
  • rischio che il titolare di un marchio registrato imponga di non usare più l’altrui segno perché simile o identico al suo;
  • possibilità che qualcuno registri in precedenza un marchio identico al quello di altri, impedendone la registrazione;
  • in caso di vendita dell’azienda non è possibile cedere il marchio come bene aziendale;
  • impossibilità di concedere il marchio validamente in licenza;
  • in caso di contenzioso le spese legali sono molto più alte di quelle a carico di chi ha un marchio registrato;

AZIONI A TUTELA DEL TITOLARE DEL MARCHIO

Due sono le azioni previste in materia di marchi a tutela del titolare: 

– l’azione di nullità

– l’azione di contraffazione con i provvedimenti cautelari accessori.

L’azione di nullità del marchio (art. 56 e ss. L.M) ha ad oggetto l’accertamento circa la mancanza dei requisiti di validità del marchio previsti dall’art 17 L.M.

Tale azione si propone avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria, con atto di citazione davanti al Tribunale competente.
Una copia dell’atto di citazione nonché dell’emananda sentenza deve essere consegnata all’Ufficio italiano Brevetti e marchi. 

L’azione di contraffazione (art 57 L.M.) mira a proteggere un diritto del titolare del marchio che è stato leso da un fatto illecito commesso da un terzo. 
L’azione di contraffazione di natura reale ed imprescrittibile, affinché giunga a buon fine, può essere preceduta da due misure cautelari tipiche: la descrizione, il sequestro e l’inibitoria.
Per ricorrere a tali provvedimenti il giudice dovrà accertare la sussistenza dei due requisiti essenziali dei provvedimenti cautelari: fumus boni iuris e periculum in mora ovvero la probabile fondatezza della pretesa attorea e il fondato timore che durante il tempo necessario allo svolgimento del processo si possano verificare situazioni lesive a carico del richiedente.

COSTI PER DEPOSITO E RINNOVO MARCHIO

Per il deposito o il rinnovo cartaceo di un marchio è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, del diritto di segreteria ed eventualmente di una tassa internazionale.

I costi e le modalità di pagamento variano a seconda che si tratti di un marchio nazionale, internazionale o europeo.

INFORMAZIONI: 

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Comunicazione a cura Flexx Company